ICANN, nouvelles extensions et protection des marques: un chemin encore long ?

Les détenteurs de marques n’en ont pas fini avec les nouvelles extensions. Bien avant l’approbation définitive du programme en juin de l’année dernière, l’ICANN – l’organisme qui gère les noms de domaine au niveau mondial – a dû faire face aux critiques des entreprises inquiètes de devoir enregistrer de manière défensive l’ensemble de leurs marques  dans près de deux mille extensions pour lutter contre le cybersquatting.
Pour tenter d’y répondre, l’organisation a prévu plusieurs mécanismes après de longues séances de concertation. 

Le principal d’entre eux, la Trademark Clearinghouse (que l’on pourrait traduire par « Chambre d’enregistrement des marques déposées » et que nous désignerons par son acronyme officiel TMCH), a été discuté (au milieu de l’été et avec seulement deux semaines d’annonce !) lors d’une réunion organisée par l’ICANN pour « recueillir l’avis de la communauté pour les quelques points restant à régler sur la TMCH ». Cette dernière reprend un principe connu en tentant de l’adapter aux impératifs des nouvelles extensions (I.) mais la mise en œuvre des services innovants n’ira pas sans difficulté (II.)

Le phénomène est connu : depuis 2000 et l’arrivée des premières nouvelles extensions, les détenteurs de marques sont victimes de l’effet pervers du « premier arrivé premier servi » qui permettrait, en théorie, aux squatteurs de se procurer des noms de domaine correspondant à des marques simplement en étant plus rapides que les ayants-droits lors de l’enregistrement.
C’est pour cette raison qu’on a créé les périodes « Sunrise » de priorité dédiées aux détenteurs de marques pendant lesquelles eux seuls peuvent procéder à des enregistrements préventifs, qu’ils devront renouveler chaque année. 

L’idée de la TMCH est donc relativement simple : il s’agit d’une base de donnée enrichie volontairement par les détenteurs de marques, qui pourront y faire figurer – moyennant des frais d’enregistrement pour chacune – les marques de leur choix pour peu qu’elles aient été soit déposées dans la plupart des Registres reconnus (INPI, USPTO…), soit protégées par un traité ou un texte officiel, ou encore qu’elles aient été reconnues par un tribunal. Une fois la marque validée dans la base par des agents qui vérifient les critères précités, son détenteur peut bénéficier de la période de priorité pour l’enregistrer sous forme de nom de domaine. Ce principe a déjà été utilisé avec succès par le passé : il s’agissait de la Clearing House for Intellectual Property (« CHIP »), utilisée pour faciliter l’exécution des périodes Sunrise du .Co, du .Eu, et du .Asia. L’équipe de CHIP est d’ailleurs associée à Deloitte et IBM qui ont été choisis par l’ICANN pour piloter l’ensemble du projet en raison de leurs expériences respectives. 

Pour les nouveaux gTLDs, la durée minimum imposée pour la Sunrise est de trente jours et la TMCH sera mise à contribution. Cette dernière facilitera les enregistrements puisque les détenteurs de marques ne saisiront qu’une fois pour toutes les informations concernant une marque, celles-ci étant donc réutilisables à l’envi pour chaque extension dans laquelle l’entreprise souhaite se protéger. Une bonne chose même si les contours restent flous notamment en termes financiers. Lors de la réunion ICANN de Prague, à la fin juin 2012, l’équipe de Deloitte avait fait bondir en parlant de 150 Dollars US par marque pour la première année, avec des frais de renouvellement chaque année, tandis que les Registres (le .Web pour reprendre notre exemple) devraient s’acquitter d’environ 10.000 Dollars US de frais de mise en place.

Il faut en outre souligner que les frais de 150 USD s’entendent par soumission (pour une marque) en version électronique : des frais supplémentaires pourront être perçus en cas de soumission manuelle ou d’une nécessaire correction des données éventuellement mal saisies par le représentant du détenteur de marque. Ainsi, la somme totale pourra grimper rapidement pour les entreprises avec un portefeuille de marques important. Au demeurant, lors de la réunion de Bruxelles les équipes de Deloitte ont convenu que les prix « devaient être revus à la baisse »… mais sans donner de détail, et encore moins de calendrier. 

S’agissant d’un outil essentiel pour les détenteurs de marques, on peut s’interroger sur leur absence à la réunion de Bruxelles. La date choisie est sans doute en partie responsable, mais le projet d’agenda – censé débuter par une cession sans équivoque « Espoirs et Peurs pour la TMCH » – aurait du suffire à rallier ceux qui vont l’utiliser en majorité, et ce d’autant plus que certains points demeurent encore flous. 

On le sait, le processus d’enregistrement d’un nom de domaine est de plus en plus automatisé : sur un site web on propose au client une interface dans laquelle il choisit la chaîne de caractères à enregistrer dans une extension donnée, et si celle-ci est disponible (c’est à dire qu’elle n’a pas encore été enregistrée par un tiers) il peut l’acquérir pour une durée d’un an ou plus en réglant la redevance prévue en ligne : c’est aussi simple que cela, il n’y a aucune vérification a priori pour vérifier un possible conflit avec des droits de tiers.
Bien souvent les conditions générales – auxquelles le client s’engage à adhérer avant d’acquérir le nom de domaine – recommandent d’effectuer une recherche d’antériorité mais celle-ci n’est pas intégrée au processus.

Dans le cadre du programme nouvelles extensions, les ayants-droits ont obtenu – pour la première fois à grande échelle – que les individus enregistrant des noms de domaine soient immédiatement informés en détail de l’existence d’une marque identique, pour autant bien sûr qu’elle ait été saisie dans la TMCH. Ainsi, si une personne veut enregistrer le nom de domaine « MaMarque » dans la nouvelle extension « .Web », l’acte d’enregistrement soumettra d’abord automatiquement une requête à la TMCH.
Si le nom de domaine demandé (« MaMarque » dans notre exemple) correspond à un enregistrement dans la Clearinghouse, l’individu en sera dûment averti en se voyant présenter l’ensemble des enregistrements présents dans la base qui reprennent la marque « MaMarque ». Il faut cependant souligner qu’il s’agit uniquement d’un avertissement : le demandeur du nom de domaine peut, à loisir, poursuivre sa démarche d’enregistrement, mais il le fait en connaissance de cause. Il est bien sûr encore trop tôt pour savoir si, en cas de litige, les tribunaux considèreront l’avis reçu de la TMCH comme une recherche d’antériorité et, partant, le fait de passer outre et de continuer l’enregistrement comme une circonstance aggravante dans une éventuelle contrefaçon de marque. 

L’idée est bonne mais – assez inexplicablement dans la mesure où des noms de domaine contrevenants peuvent être enregistrés en tout temps – l’ICANN n’impose aux Registres de proposer le service que pendant les soixante premiers jours de l’ouverture générale du Registre, postérieure à la Sunrise, donc. Il s’agit d’une durée minimum et les Registres seront libres de continuer à l’utiliser plus longtemps mais la durée standard reste extrêmement courte et ne semble pas de nature à conforter les détenteurs de marques. Par ailleurs, le mécanisme ne jouera que pour les noms de domaine strictement identiques aux marques stockées dans la base, sans prendre en compte les variations. MaMarque.web déclenchera une alerte mais MesMarques.web passera sans problème tout comme MaMarc.web.
La sécurité du mécanisme est donc toute relative pour les entreprises qui seront, sans doute, amenées, pour leurs marques clés, à recourir encore aux enregistrements préventifs dans certaines des nouvelles extensions – pour rappel on annonce au moins 1 179 demandes uniques et non contentieuses, pour un total de 1 930 soumissions à l’ICANN, dont on a appris récemment que six avaient été retirées par les candidats. 

Reste une inconnue majeure, le rôle dévolu aux prestataires d’enregistrement dans le processus. Ces derniers sont des rouages essentiels puisqu’ils ont le rôle technique de transmettre les noms de domaine à enregistrer au Registre (le gestionnaire du .Web dans notre exemple). Pourtant, la réunion de Bruxelles a été l’occasion de constater qu’ils n’avaient pas ou peu été associés à la préparation des nouveaux services et, surtout, qu’ils ne s’entendaient pas sur la manière de les mettre en œuvre concrètement.
C’est d’autant plus problématique que, pour être efficace, le processus de vérification TMCH requière bien sûr le concours du prestataire d’enregistrement (« Registrar ») : c’est lui qui va devoir automatiquement prévenir son client lorsque celui-ci va tenter d’enregistrer un nom de domaine identique à une marque (cf infra). D’un point de vue purement pratique, les règles de l’ICANN imposent le strict affichage de la liste complète des marques inscrites correspondantes lors de chaque enregistrement, le client devant par ailleurs confirmer effectivement qu’il a lu et compris la nature de la liste affichée. L’ensemble de cette procédure va sans nul doute ralentir le processus de commande et pourrait être de nature à décourager certains clients de finaliser leur acte d’achat, ce que les prestataires ne voient pas d’un bon œil. Bien sûr, les détenteurs de marques auront à cœur d’obtenir le concours de ces acteurs mais la concertation est primordiale dans le processus de l’ICANN, et elle peut prendre beaucoup de temps ! 

Autre problème, les données elles-mêmes : pour que la TMCH soit efficace, il faut que les différents acteurs (Registres et Registrars notamment) puissent la consulter facilement afin d’en vérifier le contenu. Malheureusement, l’ICANN pense que les ayants-droits – consultés il y a plusieurs mois alors que la TMCH était beaucoup moins avancée – ne souhaitent pas voir les informations sur leurs marques accessibles aux tiers. Le souci se comprend : une marque est un élément sensible, surtout si celle-ci concerne un projet non encore public. On peut, cependant, se demander si par excès de prudence – la majorité des marques sont, par définition, publiques – cette obligation n’aboutit pas à une TMCH moins efficace… pour défendre les intérêts de ces mêmes ayants-droits.

Le dernier enjeu est de nature contractuelle : ce qu’on appelle rapidement la TMCH est un animal très complexe puisque, on l’a vu, elle regroupe aujourd’hui Deloitte, IBM et CHIP. Cependant, nous avons appris à Bruxelles qu’une nouvelle entité les regroupant serait prochainement créée pour devenir la « vraie » Clearinghouse.  En attendant, les différents acteurs n’ont aucune visibilité sur le cadre légal qui doit s’appliquer aux opérations concernées : garantie de niveaux de services de la TMCH en terme de disponibilité de la liste et de support technique, obligations des Registres qui devront intégrer la TMCH à l’ouverture de leur extension, sort des obligations des clients finaux alors même qu’ils ne sont pas contractuellement liés à la TMCH…
Autant de questions sans réponse à l’issue de la réunion et pourtant essentielles alors que les premiers tests sont toujours supposés démarrer en octobre. 

Lors de la réunion de Bruxelles, le sort des Registres de Marques a aussi été évoqué. On sait par exemple que L’Oréal a déposé quinze extensions et ses documents de candidatures indiquent clairement qu’ils souhaitent en faire un usage purement interne. Or, selon les règles fixées par l’ICANN, la société reste tout de même tenue de souscrire à l’offre TMCH, d’effectuer les étapes techniques nécessaires au raccordement… alors même que cette société comme tant d’autres n’en auront, par définition, jamais l’usage puisque des tiers n’auront pas accès à leur Registre. 

On le voit, la TMCH comprend encore de nettes zones d’ombre. Tout n’est pas négatif pour autant puisque, les délais de l’ICANN étant ce qu’ils sont, les différentes équipes ont – un peu – de temps pour revoir leur copie. C’est d’ailleurs ce que se sont engagés à faire les participants de la réunion de Bruxelles, mais, trois semaines plus tard on attend toujours !
On ne peut qu’espérer que ce temps soit mis à profit par les titulaires de marques pour se faire entendre tant cette problématique, qui n’est technique qu’en apparence, est essentielle à la préservation de leurs droits dans ces nouvelles extensions qu’on nous promet pour demain.