Adwords – Attention à la contrefaçon !

Même s'il est possible d'utiliser la marque d'autrui via le service AdWords, il reste que cette pratique n'est pas sans risque.

De même que l’achalandage constitue le nerf de la guerre pour un commerçant tenant boutique, le référencement sur les moteurs de recherche est devenu en quelques années un élément primordial pour tout acteur du commerce électronique.
Vous êtes nombreux à souhaiter réserver des mots-clés identiques aux marques ou aux dénominations sociales de certains de vos concurrents. Si cette pratique est effectivement possible en l’état actuel de la jurisprudence, il est nécessaire de respecter néanmoins quelques précautions.

En effet, les risques de condamnation pour contrefaçon sont bien réels.

Rappelons tout d’abord que l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit, en l’absence d’autorisation de son titulaire, toute reproduction, usage, apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux qu’elle désigne, dès lors qu’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le risque de confusion dans l’esprit du public : c’est donc là que se situe la pierre d’achoppement. Ce risque sera établi lorsqu’il est porté atteinte à l’une quelconque des fonctions de la marque. Ce que l’on nomme fonction essentielle de la marque est celle de garantie d’origine des produits et services, qui garantit aux consommateurs la provenance des produits et services désignés.

A ce titre, la jurisprudence considère que les annonces AdWords classées sous la rubrique « liens commerciaux » ne portent pas atteinte à la fonction essentielle de la marque, dans la mesure où elles s’affichent sur une colonne nettement séparée des résultats naturels et que l’internaute moyen sait qu’il s’agit là de liens publicitaires ne concernant pas nécessairement les produits de la marque recherchée sur Google.
Toutefois, il faudra porter un soin particulier à la rédaction de l’annonce. En effet, celle-ci ne doit laisser aucun doute quant à l’origine des produits ou services [1]. La marque qui fait l’objet de la requête sur Google ne doit pas être mentionnée dans l’annonce, exception faite de l’hypothèse de la revente de produits d’occasion [2].
A côté de cette fonction dite essentielle, la jurisprudence en a dégagé plusieurs autres : on parle alors des fonctions complémentaires de la marque. Citons notamment les fonctions d’investissement et de publicité. S’agissant de cette dernière, la CJUE a considéré que le service AdWords de Google n’était pas susceptible d’y porter atteinte.
Il y aura en revanche contrefaçon pour atteinte à la fonction d’investissement de la marque lorsque l’usage de la marque du concurrent comme mot-clé « gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs » [3]. Néanmoins, aucune juridiction française n’est pour l’instant venue préciser ce critère.
Les dommages et intérêts alloués dans ce type d’affaires peuvent être relativement élevés, d’autant qu’aucune règle claire d’évaluation du préjudice n’a été clairement dégagée par la jurisprudence.

A titre d’exemple, citons le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 novembre 2012, lequel concernait deux sociétés proposant des services de récupération de points de permis qui avaient acheté sur le service AdWords de Google la marque d’un concurrent. Si cette marque ne figurait ni dans le titre ni dans le texte de l’annonce, les termes de ceux-ci ont été considérés comme trop vagues pour ne pas créer un risque de confusion pour l’internaute (« Stage Permis Point www.Permisapoint.fr Stages De Récupération De Points Partout en France Inscrivez vous ! »).

Les deux sociétés ont été condamnées respectivement à 35 000 et 15 000 euros au titre de la contrefaçon de marque.

Pour finir, nous attirons votre attention sur certaines fonctionnalités mises à la disposition des annonceurs par Google. Avec la fonction « insertion de mots clés » (ou Keyword Insertion), en cas de recherche portant sur l’un des mots-clés sélectionnés par l’annonceur, ce mot-clé s’affichera comme titre de l’annonce. Ainsi, si vous achetez un mot-clé identique à la marque d’un concurrent, que vous prenez soin de rédiger un titre et une annonce évitant tout risque de confusion pour l’internaute, mais que vous souscrivez à la fonction Keyword Insertion, il sera possible que la marque de votre concurrent se retrouve dans le titre de votre annonce, ce qui entraînerait votre responsabilité en tant que contrefacteur. A vérifier avec votre web agency !