La marque "vente-privee.com" : entre nullité et notoriété

Le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la marque nominale ‘vente-privee.com’ pour défaut de distinctivité.

Alors que la notoriété des marques semi-figuratives vente-privee.com a été à plusieurs reprises reconnue par les juridictions françaises, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé, pour la première fois, la nullité de la marque nominale ‘vente-privee.com’ pour défaut de distinctivité au regard des services visés dans l’enregistrement, et notamment les services de promotion des ventes permettant aux clients du site éponyme de visualiser et d'acheter en ligne des produits et services de tiers dans divers domaines (habillement, voyage, etc.).
Ainsi, par jugement en date du 28 novembre 2013, la 1ère section de la 3ème Chambre du Tribunal a suivi l'argumentation développée par le demandeur, la société SHOWROOMPRIVE.COM, et considéré que les termes ‘venteprivee.com’ étaient, au jour de la demande d’enregistrement, descriptifs de l'activité de vente en ligne de produits de marque « dégriffés » et partant, nécessaires pour désigner précisément l'activité de ventes privées sur Internet.
Par ailleurs, le tribunal a également jugé que le signe nominal ‘venteprivee.com’ n'avait pu acquérir une distinctivité par l'usage, malgré la notoriété de l'entreprise, du site internet éponyme et des marques semi-figuratives déposées en couleur intégrant un papillon rose.
Selon les magistrats, ces éléments ne permettent pas d'établir que la partie nominale de la marque (i.e. hors de tout élément figuratif) a acquis une distinctivité telle qu'elle remplit seule la fonction essentielle de la marque, à savoir l'identification de l'origine du service en cause.
Le tribunal conclut qu'en l'absence de distinctivité du signe ‘venteprivee.com’, son appropriation à titre de marque prive de manière illégitime la concurrence de l'usage des termes qui le composent; en effet, ces termes doivent rester disponibles pour les acteurs agissant dans le secteur économique concerné.
La société VENTEPRIVEE.COM a indiqué qu'elle entendait relever appel de ce jugement.
En l'état, si la nullité de la marque nominale réduit l'étendue de la protection du signe ‘venteprivee.com’, elle n'atteint pas pour autant la validité des autres marques semi-figuratives ‘venteprivee.com’, ni leur notoriété.
Ainsi, quelques jours plus tard, par jugement en date du 6 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (3ème  chambre, 3ème section cette fois) a jugé que les marques semi-figuratives ‘vente-privée.com’ étaient notoires.
Dans cette affaire, la société VENTEPRIVEE.COM avait assigné le titulaire de plusieurs noms de domaine (venteprivees.com, ventprivee.com, vente-privee.com et ventprive.com) qui les proposait à la vente sur le site sedo.fr et les exploitait afin d'attirer le public d'internautes à la recherche du site de la demanderesse, pour lui proposer des liens publicitaires.
Pour le tribunal, ces faits caractérisent un usage sans juste motif des marques semi-figuratives de la société VENTEPRIVEE.COM, qu’il considère donc comme notoires, dans la mesure où ils visent à tirer indûment profit « du caractère distinctif ou de la renommée » desdites marques. Par suite, ces faits engagent la responsabilité civile de leur auteur (conformément aux articles L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 9 §1 sous d) du Règlement communautaire n°207/2009 qui régissent la protection des marques notoires).
Le tribunal a également jugé que les faits précités portent atteinte à la valeur et à la notoriété de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne, ainsi que des noms de domaine ‘venteprivee.com’ et ‘venteprivee.fr’, qui sont le fruit d’investissements substantiels considérables.
La responsabilité civile du défendeur est donc également engagée à ce titre.
On relèvera que ce dernier n'avait pas soulevé en défense la nullité des marques semi-figuratives ‘venteprivee.com’ pour défaut de distinctivité, en sorte que les juges ne se sont pas prononcés sur cette question.
Dès lors, les marques semi-figuratives ‘venteprivee.com’, les noms de domaine et la dénomination sociale éponymes restent protégés et la société VENTEPRIVEE.COM est en mesure d'assurer leur défense efficacement en cas d'atteinte.
En revanche, sous réserve d'une infirmation en appel, la société VENTEPRIVEE.COM ne peut plus interdire l'usage des termes ‘vente-privée’ sur la base de sa marque nominale ‘vente-privee.com’.
S’il n’y a pas de contradiction entre les deux jugements au plan du droit des marques (puisqu’étaient en cause, d’un côté, une marque verbale et, de l’autre, des marques semi-figuratives), on peut en revanche s’interroger sur la protection accordée par la seconde décision à la dénomination sociale et aux noms de domaine utilisant les termes ‘venteprivee’, au regard de la nullité de la marque verbale éponyme prononcée par la première.

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Chronique rédigée par Anne-Laure Moya-Plana et Vincent Varet, Avocats à la Cour.

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