"Vente-privee.com" : une marque protégée mais à l'efficacité limitée ?

Par un arrêt en date du 31 mars 2015, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 novembre 2013 qui avait, à la demande de la société Showroomprive.com, partiellement annulé l’enregistrement de la marque verbale française ‘vente-privee.com’.

Les juges de première instance avaient considéré que la marque 'vente-privee.com' était dépourvue de distinctivité à l'égard de certains services de la classe 35 visés à son enregistrement (i.e. les services de ventes promotionnelles permettant aux clients d’acheter en ligne, sur une plateforme Web, des produits et services de tiers à prix réduit).

Dans l’arrêt rapporté, la Cour d’appel admet que la marque ‘vente-privee.com’ était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt, mais considère que cette marque est devenue, par son usage, distinctive à l’égard des services en cause. Elle juge en outre que l’enregistrement de cette marque n’est pas frauduleux.

Absence de distinctivité de la marque ‘vente-privee.com’ au moment de son enregistrement

La Cour d’appel considère tout d’abord qu’au jour de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, à savoir le 16 janvier 2009, le signe ‘vente-privee.com’ présentait un caractère usuel et descriptif d’un service de ventes privées en ligne en sorte qu’il était dépourvu de distinctivité à l’égard des services de « promotion des ventes pour le compte de tiers », de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » et de « regroupement pour le compte de tiers de produits (…) et de services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand » visés dans l’enregistrement.

Cette absence de caractère distinctif de la marque entraîne en principe sa nullité, et c’est ce qu’avait jugé le Tribunal de Grande Instance de Paris en première instance. Cependant, la marque peut encore être « sauvée » s’il est démontré qu’elle a acquis, par son usage, le caractère distinctif qui lui faisait initialement défaut.

Acquisition de la distinctivité par l’usage de la marque ‘vente-privee.com’

Contrairement aux juges de première instance, la Cour d’appel de Paris estime que la marque ‘vente-privee.com’ a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 3 §3 de la directive (CE) n°2008/95/CE du 22 octobre 2008 sur les marques, à la lumière duquel doit être interprété l’article L. 711-2 du Code de la Propriété intellectuelle.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d’appel procède à l’analyse des preuves d’exploitation de la marque ‘vente-privee.com’ (sous forme verbale et semi-figurative) et en conclut qu’elles démontrent un usage continu, intense et de longue durée de ce signe.

Selon la Cour, cet usage intensif de la marque litigieuse permet à « une fraction significative » du public concerné [de percevoir] la marque « VENTE-PRIVEE.COM » comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d’origines diverses désignés par elle comme provenant d’une entreprise déterminée, en l’occurrence la société Vente-privée.com ». La marque est ainsi jugée apte à assurer sa fonction essentielle d’identification de l’origine des services qu’elle désigne : elle est devenue distinctive.

Autrement dit, dès lors que la marque ‘vente-privee.com’ a acquis par l’usage un caractère distinctif à l’égard des services susvisés à la date de la demande de nullité formée par la société Showroomprive.com, cette demande doit être rejetée.

Absence d’enregistrement frauduleux de la marque ‘vente-privee.com’

Par ailleurs, la Cour d’appel déboute la société Showroomprive.com de sa demande en nullité fondée sur le dépôt prétendument frauduleux de la marque ‘vente-privee.com’.

La Cour considère à cet égard qu’à l’époque de l’enregistrement de la marque litigieuse en 2009, la société éponyme exploitait déjà avec succès ce concept de ventes en ligne depuis 2001 et qu’elle avait en conséquence un intérêt légitime à protéger le signe ‘vente-privee.com’.

La Cour précise à cet égard que l’expression «vente privée » (au singulier et au pluriel) n’est pas la désignation nécessaire de ce type de ventes promotionnelles, en sorte que l’enregistrement de ces termes à titre de marque ne prive pas les concurrents d’un signe nécessaire à leur activité.

Elle souligne encore que l’enregistrement de la marque ‘vente-privee.com’ n’interdit pas aux concurrents d’utiliser l’expression « vente privée » dans son sens courant, en sorte que sa réservation au profit d’un seul opérateur économique ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d’entreprise et d’expression.

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Cet arrêt pose la question de l’efficacité d’une marque constituée de termes usuels dans son secteur d’activité.

En effet, résumons : la marque ‘vente-privee.com’ est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque car elle est composée de termes usuels ou descriptifs pour désigner un service de ventes promotionnelles en ligne. Mais son usage continu, intense et de longue durée permet de rattacher les services qu’elle désigne à l’entreprise éponyme et lui confère ainsi (extrinsèquement, pourrait-on dire) le caractère distinctif nécessaire à sa protection.

Cependant, elle reste affectée, dans une certaine mesure, par son « vice » initial – les termes qui la composent doivent rester disponibles pour les tiers. Dès lors, on peut se demander quel(s) sont les signe(s) et les usages à l’encontre desquels la société Vente-privee.com pourra agir efficacement en contrefaçon.

Si bien que la victoire de cette dernière – sa marque est sauve, pourrait se révéler à la Pyrrhus.

Il n’est pas certain que le pourvoi annoncé par la société Showroomprive.com à l’encontre de l’arrêt rapporté réponde à cette question.

 Camille Bertin & Vincent Varet Avocats 

Showroomprivé / Mars