Un enjeu pour le service marketing: la recherche d’antériorités de marque

La recherche de disponibilité d’une marque « relève de la responsabilité du déposant et non de l'INPI ». C’est ce qu’a rappelé le gouvernement en réponse à une question parlementaire. Confirmant ainsi la nécessaire recherche d’antériorités avant le dépôt d’une nouvelle marque.

La recherche de disponibilité d’une marque « relève de la responsabilité du déposant et non de l'INPI ». C’est ce qu’a rappelé M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Économie dans sa réponse à la question écrite de Monsieur Christian ESTROSI (réponse ministérielle à la question parlementaire n°102328 publiée au JO du 9 août 2011 page 8573). Cette réponse ministérielle, intervenue à la suite d’une proposition formulée dans le rapport de la CGPME intitulé « Simplifications administratives » visant à rendre impossible pour l'enregistrement par l’INPI de marques qui seraient déjà réservées, est l’occasion de revenir sur la nécessaire recherche d’antériorités qui doit précéder le dépôt d’une nouvelle marque.

Conditions de validité d’une marque

Pour être valide, une marque doit globalement remplir quatre conditions :

-        Être distinctif au regard des produits et services marqués,

-        Ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs,

-        Ne pas être de nature à tromper le public,

-        Être disponible. La notion de disponibilité d’une marque

Cette dernière condition est posée par les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b) A une dénomination ou raisonsociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

d) A une appellation d'origine protégée;

e) Aux droits d'auteur;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »

Au regard de ces dispositions, on comprend que Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Économie considère que mettre à la charge des services de l’INPI la responsabilité de mener des recherches de disponibilité du signe dont l’enregistrement à titre de marque serait trop lourd à mettre en place de sorte qu’« il n'est pas envisagé de transférer la responsabilité de la recherche de disponibilité à l'INPI ». Il incombe donc au déposant d’une marque de vérifier au préalable sa disponibilité et de s’assurer que son dépôt ne porte pas atteinte aux droits que détiendrait un tiers sur un signe distinctif identique ou similaire.

Une recherche de marques à l’identique ne suffit pas

La réponse ministérielle peut prêter à confusion sur les démarches à effectuer pour sécuriser juridiquement le dépôt d’une marque lorsqu’elle indique : « le Gouvernement a confié à l'INPI le soin de mettre à disposition de chacun l'information nécessaire. Ainsi, un déposant peut vérifier qu'il n'existe pas de noms identiques dans un domaine d'activité similaire ou pour des produits ou services similaires, dans la base de données Marques de l'INPI. Cette base de données est accessible gratuitement sur le site Internet de l'INPI : www.inpi.fr ». Il est évident que cette recherche ne doit pas se limiter à une recherches à l’identique dans la base de données gratuite accessible de l’INPI. Tout d’abord, ce n’est pas parce qu’une marque identique enregistrée pour des produits identiques est révélée par une telle recherche que le dépôt envisagée est impossible et il peut être dommage de renoncer au dépôt d’une marque en se fiant à une information brute dépourvue de toute analyse juridique, lorsque cette analyse aurait permis de valider le dépôt sous réserve de quelques précautions préalables (nous pensons ici notamment aux règles de déchéance des droits à défaut d’une marque exploitée depuis plus de 5 ans). Ensuite, une recherche de marques à l’identique est largement insuffisante et ne permet pas à elle seule de s’assurer que le dépôt envisagé ne porte pas atteinte aux droits du titulaire d’une marque antérieure.

Des recherches d’antériorités approfondies qui ne s’improvisent pas

Des recherches approfondies doivent être menées pour s’assurer qu’un tiers qui détient une marque enregistrée pour des services similaires ne puisse pas invoquer un risque de confusion dans l’esprit du public entre sa marque et le signe dont l’enregistrement à titre de marque est demandé, du fait des ressemblances plus ou moins fortes existants entre ces marques.

Exemple : une recherche à l’identique de la marque BABABA dans la base gratuite de l’INPI ne révèlera pas des marques telles que BADABA ou BABADA qui, de toute évidence, permettraient à leurs titulaires de s’opposer avec succès à l’enregistrement de la marque BABABA ou bien encore d’engager une action en contrefaçon par imitation devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. De même, il conviendra d’effectuer des recherches dans les bases de données relatives aux dénominations sociales et noms commerciaux ainsi que dans celles des noms de domaine qui sont autant de signes distinctifs qui peuvent également valablement fonder des actions en nullité de l’enregistrement d’une marque et en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

Conclusion

Si comme le rappelle M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Économie, la recherche de disponibilité d’une marque n’est pas une obligation légale, elle constitue néanmoins une obligation professionnelle et économique pour toute personne souhaitant lancer une nouvelle marque sur le marché sans engager sa propre responsabilité et celle de la société qui a vocation à exploiter cette marque.En effet, en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante. Or, le titulaire d’une marque antérieure similaire n’a nullement l’obligation d’engager une procédure d’opposition devant l’INPI pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque française similaire portant atteinte à ses droits. Il peut parfaitement attendre le début d’exploitation, voire plusieurs mois d’exploitation pour engager une action judiciaire en contrefaçon de marque par imitation avec des conséquences catastrophiques pour la marque nouvelle lancée (saisies chez les distributeurs et dans les magasins, condamnations financières lourdes, publications judiciaires dans la presse, obligation de cesser l’exploitation et de recréer une dynamique autour d’un nouveau nom…).

Une recherche d’antériorités approfondie doit donc être menée avant tout lancement d’une nouvelle marque afin de vérifier sa disponibilité réelle et d’éviter que le lancement ne se transforme en fiasco. En outre, cette recherche doit être confiée à des professionnels du droit des marques capables d’analyser juridiquement les résultats de recherche, de coter les risques et de déterminer les éventuelles stratégies de gestion, de contournement ou de maîtrise des risques potentiellement détectées. La recherche de disponibilité est donc une obligation pour tout chef d’entreprise responsable, obligation qui ne s’improvise pas.

 

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