Start-up, votre portefeuille de brevets est-il attractif et sécurisé ?

La valeur des start-up innovantes repose en grande partie sur la qualité et la force de leur portefeuille de brevets. Sa sécurisation est aussi essentielle pour éviter les contentieux qui peuvent s’avérer fatals pour la survie de l’entreprise et son attractivité auprès des investisseurs et des acheteurs potentiels.

L’audit de propriété intellectuelle (PI), et plus particulièrement en matière de brevets, est un outil d’aide à la décision. Il peut être demandé par un investisseur dans le cadre d’une levée de fonds, par un potentiel partenaire en vue d’une fusion ou par un acquéreur dans l’optique d’un rachat. Et l’enjeu est de taille : les start-up n’ayant à leur début pas de bilan à présenter ou une rentabilité peu avantageuse, leur portefeuille de brevets constitue un élément primordial de leur valeur patrimoniale. Son évaluation dans le cadre d’un audit PI permet ainsi à une tierce partie de disposer d’une vue d’ensemble sur le potentiel et la solidité du portefeuille de brevets.

L’audit PI est aussi un instrument au service du dirigeant de start-up pour tout simplement disposer d’une vision globale de sa stratégie PI, en mettant en lumière ses forces et les facteurs de risques. Il peut arriver que le titulaire de brevets se sente pleinement protégé et dans son droit et découvre, à cette occasion, que la situation est moins favorable que prévue. Des préconisations faites au moment de l’audit PI peuvent lui permettre de renforcer sa protection.

Des brevets de moindre importance

Première faille potentielle : la force du portefeuille de brevets. Pour estimer sa solidité, le conseil va s’attacher à analyser non seulement le nombre de titres délivrés et leur portée territoriale, mais également la portée effective accordée par chaque brevet sur la technologie mise en œuvre. Un brevet uniquement déposé en France aura bien évidemment moins de valeur qu’un brevet déposé en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Brésil ou encore en Inde… L’auditeur s’intéressera également à l’étendue de la protection par rapport à l’activité de l’entreprise. Il faut savoir, par exemple, que la portée des brevets après délivrance est souvent plus étroite que ce qui était espéré lors du dépôt de la demande de brevet.  Parfois, les entreprises auditées n’en ont pas conscience. Et pourtant, c’est un élément d’importance, capable par exemple de faire échouer un deal : le décalage entre le monopole prétendument détenu par la société cible et la réalité de la protection étant trop important. C’est un cas de figure qui peut se produire notamment lorsque  le brevet porte sur de menus perfectionnements et ne gêne en rien les entreprises concurrentes. L’audit est à même de déceler cette situation et éventuellement de proposer des solutions encore possibles pour y remédier.

Une exploitation entravée

L’analyse de la liberté d’exploitation est également un passage délicat. En effet, pour rappel, l’obtention d’un brevet confère un droit d’interdire aux tiers d’utiliser l’invention sans autorisation préalable, et non un droit d’exploitation. Il s’agit donc de vérifier qu’il n’existe pas de freins à l’exploitation des brevets déposés. Sans le savoir, les start-up peuvent en effet empiéter sur les droits de tiers disposant de brevets antérieurs. Tant que la start-up paraît inoffensive ou reste dans l’ombre, ces tiers peuvent estimer que la menace n’est pas suffisante pour intenter une action en contrefaçon. En revanche, le coup de projecteur donné par une fusion, une acquisition ou une grosse levée de fonds et le potentiel de développement ainsi permis peuvent éveiller l’attention et la méfiance des tiers qui pourraient alors envisager d’agir à l’encontre de la start-up. Il est donc de première importance que l’audit puisse mettre en évidence un tel brevet antérieur pouvant freiner l’exploitation de la start-up sur ses marchés actuels et futurs, afin d’anticiper cette situation au mieux et d’envisager des solutions (contournement du brevet tiers, négociation d’une licence simple ou croisée, action pour invalider le brevet tiers…).

Des droits mal gérés, nids à litiges

Autre facteur de risque : l’entreprise est-elle bien réellement la propriétaire des brevets déposés ? Dans les start-up, cette partie est souvent assez mal gérée, par méconnaissance ou inadvertance. Quand l’invention est le fait d’un salarié dont c’est la mission, les droits sur cette invention appartiennent automatiquement à  son employeur. Encore faut-il que la mission inventive du salarié soit explicite. Autres exemples de cas problématiques : si un sous-traitant, un prestataire ou même les dirigeants de l’entreprise sont à l’origine de l’innovation brevetée. Afin de sécuriser le transfert des droits, un contrat en bonne et due forme entre les parties est indispensable pour éviter tout contentieux.

Des conditions d’exploitation limitées

Enfin, l’audit pourra également vérifier les conditions d’exploitation. L’entreprise exploite-t-elle seule ses brevets ? Les droits de propriété industrielle et les règles d’exploitation sont-ils encadrés par un contrat de collaboration, de licence ou un règlement de copropriété ? Ces cas de figure sont en effet de plus en plus fréquents dans la mesure où la coopération et l’innovation entre entités indépendantes (organismes publics de recherche, grandes entreprises, PME, start-up…) se développent. Des accords de licence existent-ils ? Sont-ils conclus intuitu personae ? Si tel est le cas, la poursuite de l’exploitation après fusion-absorption peut être entravée…

Autant de situations qui nécessitent vigilance et anticipation. Même si le risque zéro n’existe pas…