La protection des quatre barres Kit Kat
La Cour de Justice de l’Union Européenne a statué, le 16 septembre 2015,dans le cadre du litige concernant la protection à titre de marque tridimensionnelle de la gaufrette Kit Kat.
Commercialisée depuis 1935, la barre Kit Kat est connue de tous, notamment de par sa forme si singulière. En 2002, Nestlé fait enregistrer la forme des barres Kit Kat en tant que marque tridimensionnelle au niveau communautaire. Elle tente ensuite, en 2010, de déposer cette même forme comme marque tridimensionnelle auprès de l’Office de propriété intellectuelle britannique. La société Cadbury s’y est alors opposée et a obtenu le refus de l’enregistrement de cette forme à titre de marque au motif qu’elle serait dépourvue, intrinsèquement, de caractère distinctif et qu’en plus elle ne l’aurait pas acquis par l’usage.
Nestlé a fait appel de cette décision, et l’affaire fut soumise à la High Court britannique, laquelle a saisi la CJUE sur trois questions préjudicielles, relatives à l’interprétation des éventuels motifs de refus applicables dans le cadre de demandes de marques tridimensionnelles.
Pour mémoire, la législation européenne refuse la protection d’une forme à titre de marque si
La forme est imposée par la nature même du produit,
La forme du produit est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique
La forme donne une valeur substantielle au produit.
La Haute Cour de Justice britannique a posé à la CJUE les trois questions suivantes :
1. Est-ce que les motifs de refus rappelés ci-dessus doivent être appliqués cumulativement ?
La Cour répond par la négative. Cela signifie que les trois motifs de refus sont des motifs distincts pouvant s’appliquer de manière indépendante. La Cour a aussi précisé qu’un enregistrement peut seulement être refusé dès lors qu’un seul de ces motifs s’applique « pleinement » audit signe.
2. Le refus d’enregistrement fondé sur le fait que la forme du produit est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique s’applique-t-il également à la façon dont le produit est fabriqué ou se limite-t-il à la façon dont le produit fonctionne ?
La Cour répond que ce motif de refus ne doit pas s’appliquer à la manière dont le produit est fabriqué : "En effet, du point de vue du consommateur, les fonctionnalités du produit sont déterminantes et les modalités de fabrication de celui-ci importent peu" point 55.
3. Concernant l’acquisition du caractère distinctif par l’usage : est-ce qu’il faut démontrer qu’une partie significative du public pertinent considère la seule forme en cause comme une indication d’origine, et ce indépendamment de son usage en combinaison avec d’autres marques?
La CJUE a répondu par l’affirmative. Le demandeur à l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle doit apporter la preuve que seule la marque dont l’enregistrement est demandé, en l’espèce la forme des barres, puisse permettre au consommateur de distinguer le produit en question des produits concurrents. En d’autres termes, cela implique que pour obtenir l’enregistrement de sa marque tridimensionnelle, Nestlé devra prouver que le public pertinent reconnait la barre Kit Kat de par sa seule forme, sans que l’inscription même de la marque verbale "Kit-Kat" ne soit nécessaire pour reconnaitre le produit.
Il est maintenant du ressort de la High Court britannique de décider si la forme de la barre Kit Kat pourra être enregistrée comme marque tridimensionnelle au Royaume-Uni. Il semblerait que des sondages réalisés par Nestlé au sujet de l’identification par les consommateurs de la forme brute des barres – sans l’apposition de la marque verbale montrent qu’il s’agit d’une forme amplement associée aux barres Kit Kat de Nestlé, laissant ainsi présager une décision favorable.