La déchéance de marque est un péril pour l'entreprise

La marque permet au consommateur d’identifier des produits ou des services. Elle est donc un atout pour le commerçant, c’est pourquoi le droit français protège la marque. Cependant, une fois la marque protégée, son titulaire peut voir celle-ci frappée par la procédure de déchéance.

La marque est selon un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. En droit de la marque français, il est nécessaire afin que celle-ci soit protégée de l’enregistrer.
Le législateur européen a alors mis en place des conditions d’enregistrement de la marque. C’est ainsi que pour être enregistrer une marque, celle-ci doit tout d’abord être susceptible de représentation graphique, la représentation doit être claire, précise et complète. Il faut encore que la marque soit susceptible de répondre à sa fonction, c'est-à-dire permettre l’identification d’un produit ou d’un service. C’est pourquoi, la marque doit correspondre à un signe distinctif ce qui exclu les signes usuels ou descriptifs. On parle alors de la distinctivité de la marque.
Pour être protégée, il faut encore que la marque soit disponible. Il faut enfin que le signe soit licite. Une fois ces conditions remplies la marque sera protégée. Mais il faut encore que la marque ne soit pas annulée. De plus, il est encore possible qu’une marque face l’objet d’une procédure de déchéance.
Deux types de déchéance peuvent intervenir : la déchéance pour dégénérescence (I) et la déchéance pour défaut d’exploitation (II). Le fait qu’une marque subisse une telle procédure est lourde de conséquences.

I.La déchéance pour dégénérescence

La marque peut tout d’abord subir une déchéance pour dégénérescence parce qu’elle est devenue une marque usuelle (A) ou bien elle est devenue trompeuse (B).

A.La marque devenue usuelle

Selon l’article L714-6 a) du CPI le fait que le signe devienne une désignation usuelle dans le commerce du produit ou service, peut conduire à la déchéance de la marque. Le caractère usuel du signe suppose alors que le signe soit devenu usuel ou générique pour les produits ou services désignés par la marque, et cela quelque soit la date du dépôt de la marque. C’est ainsi qu’un certain nombre de marques sont devenues victimes de leur succès, elles deviennent alors notoires. Les premiers arrêts qui ont été rendu en France dans ce domaine datent des années 1960, tel a été le cas de la marque Frigidaire, Kleenex, ou encore Tipex.
L’article du CPI énonce encore qu’il faut que la marque devienne usuelle « de son fait », or généralement il apparait que ce n’est pas du fait du titulaire de la marque que celle-ci devient usuelle, mais du fait du public. La plupart du temps ce qui sera reproché au titulaire de la marque c’est sa passivité. Il est alors essentiel que le titulaire de la marque combatte cet usage par tous moyens. C’est pourquoi le titulaire devra engager de nombreuses actions en contrefaçon afin de démontrer son absence de passivité face à l’utilisation de sa marque.
La dégénérescence de la marque peut aussi provenir d’une marque trompeuse.

B.La marque trompeuse

L’article L714-6 du CPI énonce dans son b) qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : « Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ainsi lorsque la marque tend à induire en erreur le consommateur celle-ci peut être déchue. Souvent lors de l’enregistrement de la marque celle-ci n’était pas trompeuse, c’est en raison de son exploitation qu’elle est devenue trompeuse.
Cependant, la déchéance est rarement prononcée sur ce terrain, en effet, on préfèrera opter pour la nullité de la marque pour déceptivité.
La déchéance peut encore être prononcée suite à un défaut d’exploitation de la marque par le titulaire de celle-ci.

II.La déchéance pour défaut d’exploitation

Pour prononcer la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation il y a certaines conditions à remplir (A), de plus les effets de la déchéance ne sont pas les mêmes que pour une annulation, de même concernant la procédure (B).

A.Les conditions de la déchéance pour défaut d’exploitation

Pour engager une action en déchéance de la marque pour défaut d’exploitation, il faut tout d’abord être en présence d’un défaut d’exploitation de la marque, celui-ci doit être d’une durée de cinq ans. Le législateur a estimé que la protection accordée par le droit de marque n’était plus justifiée lorsque la marque n’est pas exploitée. Ainsi la déchéance est encourue lorsqu’un délai de cinq ans sans exploitation de la marque est atteint.
Il est nécessaire pour que l’action en déchéance aboutisse d’avoir une absence d’usage. Par l’usage à titre de marque il faut entendre l’usage dans la vie des affaires, pour identifier ou promouvoir des produits ou service.
Grâce à l’arrêt rendue par la Cour de Justice le 11 mars 2003 dit Arsenal, la définition de l’usage a été précisé ainsi, par usage il faut entendre une réelle utilisation de la marque dans un cadre commercial pour identifier des produits ou services, et le seul fait d’utiliser la marque au sein de l’entreprise ne suffit pas, il faut une réelle utilisation commerciale.
Il est alors nécessaire que l’usage de la marque soit sérieux, c'est-à-dire qu’il faut qu’il soit important et adapté aux produits et services de la marque, il faut encore que cet usage soit conforme à l’usage de la marque c'est-à-dire pour identifier les produits ou services, et enfin il est nécessaire que le signe utilisé soit celui qui est enregistré.
Le signe utilisé doit alors correspondre à celui qui est enregistré, cependant il s’est posé une question lorsque le signe utilisé varie légèrement de celui qui a été enregistré, l’usage de ce signe légèrement différent vaut-il usage du signe enregistré ? La jurisprudence n’a pas toujours été claire sur ce point,  c’est alors la Cour de Justice qui a tranché la question, elle a considéré que l’usage d’une marque enregistrée ne peut valoir l’usage d’une autre marque. Donc l’usage d’une marque légèrement différente de la marque enregistrée ne vaut plus usage de la marque enregistrée.
Il faut de plus observer que la déchéance peut être seulement partielle, en effet il n’est pas rare que lors du dépôt la marque ait été déposée pour une large variété de produits ou services, ainsi la déchéance pourra concerner qu’une partie de l’enregistrement.
La déchéance produit des effets différents par rapport à l’annulation de la marque, d’ailleurs la procédure de déchéance est un peu particulière (B).

B.La procédure et les effets de la déchéance

Pour obtenir la déchéance de la marque, il faudra tout d’abord faire une demande en déchéance, puisque cette mesure n’est pas automatique. De plus, il faudra avoir un intérêt à agir, ou bien, cette mesure pourra intervenir par le biais d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon contre le demandeur à l’action en déchéance.
C’est alors au titulaire de la marque de démontrer qu’il y a eu un usage et cela que se soit dans le cadre d’une action au principal ou reconventionnelle.
D’ailleurs, il faut encore ajouter que le titulaire de la marque peut éviter la déchéance en présence de justes motifs.
La déchéance pour défaut d’exploitation de la marque entraine l’annulation de la marque, mais contrairement à l’annulation, la marque n’est pas annulée pour l’avenir. La procédure de déchéance n’a pas de caractère rétroactif. Ainsi, la marque qui a subit la déchéance sera annulée à partir du délai de cinq ans.
En conclusion, il faut que le titulaire de la marque veille à ce qu’un usage soit réalisé au minimum tout les cinq ans afin d’éviter une procédure en déchéance.

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Sources :

- Droit de la propriété industrielle, Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles - Tome 1  Jérôme Passa - L.G.D.J - Collection : Traités
- Propriété littéraire et artistique Pierre-Yves Gautier - Étude (broché) - Paru en 08/2010
- Site de l'INPI : Que se passe-t-il lorsqu'une marque n'est pas exploitée ?

 

 

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